Para evitar conflictos legales, las empresas deben combinar creatividad y seguridad jurídica en la creación de sus marcas comerciales y asegurar su protección con sistemas permanentes de vigilancia tras el registro.
La Famiglia se sienta a la mesa. Este es el nuevo nombre que ha adoptado la cadena de restauración de inspiración italiana, nacida en Zaragoza, La Mafia se sienta a la mesa, tras perder la batalla legal contra Italia, por considerar la marca como ofensiva y como "una reproducción directa del nombre de una organización criminal real".
El cambio pone fin a un conflicto que ha durado años y que ha trascendido el ámbito de la hostelería para convertirse en un ejemplo de cómo una marca puede verse obligada a redefinir su identidad cuando surgen obstáculos legales y reputacionales si no se protege adecuadamente desde el principio.
Para ello resulta clave "la búsqueda de anterioridades". Como explica Pablo López Ronda, director de marcas y brand intelligence de Pons IP, "no basta con comprobar que el nombre no está registrado exactamente igual. Hay que analizar marcas anteriores similares en las clases de productos o servicios relevantes, nombres comerciales, dominios y presencia digital, e incluso denominaciones sociales". Una búsqueda que "no debe limitarse al territorio nacional", cuando el negocio tiene idea de llevar a cabo una proyección internacional.
También es importante incluir una valoración de la distintividad, ya que las marcas descriptivas o genéricas no son registrables. A pesar de que se pueda operar con ellas durante un tiempo, "su falta de protección las convierte en un activo sin valor jurídico real", señala López, advirtiendo que esto podría derivar en un rebranding con alto coste económico.
La protección de una marca desde las primeras fases no implica, sin embargo, renunciar a la creatividad. De hecho, para el letrado "deben correr en paralelo". Desde su punto de vista, las marcas disruptivas -como se conocen en márketing- o distintivas -desde el punto de vista jurídico- son "las que mejor se protegen". El problema surge cuando los equipos de márketing y los responsables jurídicos trabajan de forma aislada y la revisión legal llega "con la presión de no frenar el lanzamiento".
En esos escenarios las compañías pueden verse obligadas a negociar con titulares de derechos previos o, directamente, a convivir con riesgos que terminan materializándose años después.
Por ello, es esencial integrar las búsquedas de antecedentes y los análisis de riesgo dentro del propio proceso creativo. "Con esa información encima de la mesa, los equipos creativos pueden tomar decisiones fundamentadas. Saben qué territorio está ocupado, qué márgenes tienen, y pueden construir algo genuinamente diferencial sin tropezar con derechos de terceros y con la marca siempre pendiente de un hilo", sentencia López.
Tras el registro
Una vez registrada la marca, algunas empresas consideran que se garantiza la protección de forma automática, pero la experiencia demuestra que buena parte de los conflictos aparecen con posterioridad. "Una marca registrada que no se vigila ni se defiende acaba perdiendo valor por erosión, y en algunos casos puede llegar a perder incluso su protección jurídica", añade el experto de Pons IP.
Entre los riesgos más frecuentes se encuentran la aparición de registros posteriores similares, los usos no autorizados por terceros o la denominada "vulgarización", fenómeno por el que una marca acaba convirtiéndose en el nombre genérico de una categoría de productos o servicios. A ello se suman amenazas cada vez más relevantes en el entorno digital, como la suplantación de identidad, los dominios registrados con ligeras variaciones del nombre original o los perfiles falsos en redes sociales.
Para evitar estos problemas, el responsable de Pons IP defiende la implantación de sistemas permanentes de vigilancia. Los mecanismos deben combinar el seguimiento de nuevas solicitudes de registro ante oficinas de marcas, monitorización de usos comerciales en canales digitales y físicos, y alertas sobre menciones que puedan suponer un riesgo reputacional. "Eso no es una actividad puntual y debe ser un proceso continuo", subraya.
Licencias, franquicias o acuerdos de distribución
La protección de marca adquiere una dimensión todavía más compleja cuando la empresa crece a través de terceros. Licencias, franquicias o acuerdos de distribución permiten acelerar la expansión, pero también incrementar la exposición de la marca a un riesgo: la pérdida de control sobre cómo se usa.
Según López, el error más frecuente consiste en no establecer "estándares de calidad suficientemente detallados, ni mecanismos de auditoría" sobre el uso de la marca en los contratos. Esta cuestión puede tener consecuencias jurídicas relevantes como "derivar en una licencia nula" o en "la vulnerabilidad del propio registro".
"El titular que no controla el uso de su marca por el licenciatario puede acabar con una marca que ya no identifica un origen claro, que es precisamente la función que el sistema de marcas protege", sentencia el experto de Pons IP.
También son habituales los conflictos derivados de contratos que no delimitan claramente los territorios autorizados, los canales de distribución permitidos o las condiciones de finalización de la relación comercial. La falta de previsión "genera litigios largos y costosos", durante los cuales la marca puede seguir siendo utilizada "de forma no autorizada".
A ello se añade un factor especialmente sensible: el riesgo reputacional. Un franquiciado o distribuidor que actúe de manera contraria a los valores de la compañía puede dañar seriamente la imagen de la marca. "La única manera de gestionarlo es haberlo anticipado minuciosamente y contar con cláusulas de resolución inmediata cuando se producen incumplimientos graves", concluye López.
CASOS RECIENTES DE CONFLICTOS DE MARCAS COMERCIALES
- Falta de uso en España: Frisby España podrá abrir locales en Madrid y Barcelona tras ganar un pleito en España, después de que la Audiencia Provincial de Alicante levantara las medidas cautelares que impedían su apertura. La empresa alegaba que su homóloga Frisby Colombia no tenía suficiente notoriedad en el mercado español, ya que, aunque registrada en la UE desde 2005, nunca había operado en el país. La Audiencia concluyó que el conocimiento limitado a un sector concreto no es suficiente para proteger la marca, aunque el conflicto principal deberá resolverse ante la Euipo.
- Confusión entre los consumidores: McDonald's perdió una batalla judicial en España después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el recurso que había presentado contra el registro de la marca 'macas', concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas a la empresa Fábrica Chef para comercializar hamburguesas. La multinacional alegó que el nombre era demasiado parecido a algunas de sus marcas como 'McCafé', 'Mc' o 'BigMac' y que podía generar confusión entre los consumidores. Sin embargo, la Justicia concluyó que las similitudes eran insuficientes para impedir el registro.
- Vulgarización de la marca: En el ámbito de la propiedad industrial en la Unión Europea, OpenAI se encuentra en un proceso judicial tras la denegación por parte de la Euipo (hace un año) del registro de su marca denominativa 'OpenAI' por falta de distintividad o singularidad. La compañía recurrió la decisión ante el Tribunal General de la UE, donde el caso sigue pendiente de resolución. Este es un claro ejemplo de "vulgarización" de la marca, en el que el éxito y el uso constante del término hace que a la compañía le resulte muy complicado argumentar su origen exclusivo.
- Ausencia de distintividad: En una resolución fechada el 11 de marzo de 2026, la Euipo confirmó la denegación del registro del actual logotipo del grupo rumano Digi, para la categoría de servicio de telecomunicaciones. El organismo considera que el témino puede entenderse como una abreviatura de "digital" y el diseño del logotipo carece de suficiente distintividad para obtener una protección plena. Como resultado, la compañía no dispone de exclusividad total sobre su identidad visual en la Unión Europea, aunque puede seguir utilizándola con normalidad.
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